從“小肥羊事件”談商標(biāo)申請(qǐng)策略

　　2004年11月12日，國(guó)家工商總局認(rèn)定內(nèi)蒙古小肥羊餐飲公司的注冊(cè)商標(biāo)“小肥羊”為馳名商標(biāo)。陜西、河北、江蘇的4家小肥羊連鎖企業(yè)聯(lián)合在京召開新聞發(fā)布會(huì)，請(qǐng)求國(guó)家工商總局收回這一決定，理由是“小肥羊”是通用名稱。

　　小肥羊是不是通用名稱

　　《商標(biāo)法》第十一條規(guī)定 “下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊(cè) （一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)的；（二）僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的；（三）缺乏顯著特征的。”《商標(biāo)法》有強(qiáng)制的規(guī)定，但是不是通用名稱，是不是缺乏顯著性，在實(shí)踐中每個(gè)人都會(huì)有自己的看法，每個(gè)單位也會(huì)有自己的看法。

　　據(jù)說“小肥羊”是對(duì)內(nèi)蒙古等地不蘸調(diào)料涮羊肉火鍋吃法的通用名稱，這是當(dāng)?shù)匾环N傳統(tǒng)飲食方式，還有另一種說法在當(dāng)?shù)亟y(tǒng)稱小羊羔為“小肥羊”。

　　1、商標(biāo)局的看法

　　西安小肥羊烤肉館1998年12月開始使用“小肥羊”作為字號(hào)和服務(wù)標(biāo)識(shí)，2000年10月12日分別以“小肥羊及圖”向國(guó)家商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)。而商標(biāo)局將“小肥羊”文字刪除，只核準(zhǔn)注冊(cè)了圖形商標(biāo)。廊坊小肥羊也在內(nèi)蒙古小肥羊公司注冊(cè)之前就曾申請(qǐng)注冊(cè)“小肥羊”商標(biāo)，但國(guó)家商標(biāo)局以“直接表示了服務(wù)的內(nèi)容和特點(diǎn)”為由將其駁回。

　　2、法院的看法

　　2004年10月，石家莊中院、西安中院先后在一審判決中確認(rèn)“小肥羊?yàn)橥ㄓ妹Q”。在目前其他與小肥羊有關(guān)的案件中，都無一例外地認(rèn)定“小肥羊”是特有名稱。

　　3、商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的看法

　　商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)認(rèn)為“小肥羊”不是通用名稱，核準(zhǔn)了內(nèi)蒙“小肥羊”的商標(biāo)注冊(cè)。

　　為什么內(nèi)蒙小肥羊可以獲得注冊(cè)

　　2001年12月，內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司，也向國(guó)家商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)“小肥羊及圖”商標(biāo)，并全部獲得批準(zhǔn)。于是其他幾家小肥羊據(jù)此認(rèn)為商評(píng)委“偏心眼兒”。

　　其實(shí)內(nèi)蒙古小肥羊提出申請(qǐng)后也曾同樣遭到駁回，為什么內(nèi)蒙的小肥羊最后就能獲得注冊(cè)呢？這個(gè)問題得從商標(biāo)復(fù)審程序談起，商標(biāo)如果被駁回，可以向商標(biāo)復(fù)審委員會(huì)提出復(fù)審。

　　《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定 “對(duì)駁回申請(qǐng)、不予公告的商標(biāo)，商標(biāo)局應(yīng)當(dāng)書面通知商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人。商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人不服的，可以自收到通知之日起十五日內(nèi)向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)申請(qǐng)復(fù)審，由商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)做出決定，并書面通知申請(qǐng)人。當(dāng)事人對(duì)商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的決定不服的，可以自收到通知之日起三十日內(nèi)向人民法院起訴。”

　　是不是通用名稱最終是由人去判斷的，那么一定帶有個(gè)人的主觀色彩，在實(shí)踐中也肯定會(huì)產(chǎn)生分歧。對(duì)于這個(gè)分歧，《商標(biāo)法》安排了解決的途徑，如果商標(biāo)審查員認(rèn)為是通用名稱，駁回申請(qǐng)，那么申請(qǐng)人還可以找商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)去爭(zhēng)取，對(duì)評(píng)審委員會(huì)的決定仍然不認(rèn)可的，還可以去法院起訴，總共有三條路可以去走，最少有三次機(jī)會(huì)。

　　西安“小肥羊”在國(guó)家商標(biāo)局駁回商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)沒有積極申請(qǐng)復(fù)審，喪失了要求再次評(píng)審的機(jī)會(huì)。其他小肥羊也沒有提出復(fù)審，都放棄了法律賦予的利用復(fù)審程序救濟(jì)的權(quán)利。只有內(nèi)蒙的小肥羊向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提出了復(fù)審請(qǐng)求，結(jié)果是在眾多的小肥羊中只有內(nèi)蒙的小肥羊成為合法注冊(cè)的小肥羊。

　　小肥羊給我們的啟示

　　我國(guó)現(xiàn)在每年有近百萬的商標(biāo)申請(qǐng)量，在四十多類的商品中，申請(qǐng)新的文字商標(biāo)極容易與先注冊(cè)的商標(biāo)相同或近似，一個(gè)好的商標(biāo)并不容易注冊(cè)下來，尤其是很多企業(yè)已經(jīng)先行使用了的商標(biāo)，等想到要注冊(cè)時(shí)，又要非注冊(cè)下來不可的，這個(gè)時(shí)候去申請(qǐng)，那么不能象其他“小肥羊”那樣不戰(zhàn)而降，一駁回就放棄了，應(yīng)當(dāng)向內(nèi)蒙的“小肥羊”那樣，積極主張自己的權(quán)利，不放過任何的機(jī)會(huì)去爭(zhēng)取。

　　如何申請(qǐng)馳名商標(biāo)

　　我國(guó)政府越來越認(rèn)識(shí)到知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重要性，并且從戰(zhàn)略高度來保護(hù)相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。“馳名商標(biāo)”是知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略中對(duì)商標(biāo)保護(hù)的重要環(huán)節(jié)。

　　“馳名商標(biāo)”不僅僅是一種榮譽(yù)，更是商標(biāo)保護(hù)的一個(gè)體系。“馳名商標(biāo)”在國(guó)際普遍得到認(rèn)可，各國(guó)政府都對(duì)“馳名商標(biāo)”進(jìn)行特別的保護(hù)。“馳名商標(biāo)”的內(nèi)涵不僅僅是一紙證書可以涵蓋，我國(guó)有的地方政府對(duì)“馳名商標(biāo)”將給予很大的物質(zhì)上的獎(jiǎng)勵(lì)，國(guó)家更是制定專門法律加大對(duì)“馳名商標(biāo)”的保護(hù)力度， “馳名商標(biāo)”的保護(hù)范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)要寬于普通注冊(cè)商標(biāo)，保護(hù)的范圍也延伸到其他類別的商品。對(duì)于消費(fèi)者而言，“馳名商標(biāo)”更加容易得到普遍的認(rèn)可，而且認(rèn)可程度相當(dāng)?shù)母撸榜Y名商標(biāo)”將成為消費(fèi)者對(duì)企業(yè)綜合實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)信譽(yù)的高度評(píng)價(jià)。

　　馳名商標(biāo)認(rèn)定途徑

　　“馳名商標(biāo)”也是商標(biāo)領(lǐng)域最高殊榮，目前全國(guó)有幾百萬個(gè)商標(biāo)，被認(rèn)定為“馳名商標(biāo)”的卻只有幾百個(gè)，真正是萬里挑一。任何商標(biāo)無法指望萬一被認(rèn)定為“馳名商標(biāo)”，“馳名商標(biāo)”是有非常嚴(yán)格要求的，其申請(qǐng)的難度非常之大。

　　“馳名商標(biāo)”的申請(qǐng)我國(guó)以前一直是向國(guó)家工商局（商標(biāo)局）直接提出申請(qǐng)，并沒有明確的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和具體的申請(qǐng)程序，并沒有固定的認(rèn)定方式，有時(shí)一年審批近百個(gè)，有時(shí)一年不審批一個(gè)，也沒有固定的程式。2003年頒布了《馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)規(guī)定》后，申請(qǐng)“馳名商標(biāo)”的途徑和方式完全改變。

　　根據(jù)《馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)規(guī)定》第四條和第五條的規(guī)定，申請(qǐng)“馳名商標(biāo)”現(xiàn)在有了三條途徑可走

　　1、在商標(biāo)異議中認(rèn)定

　　商標(biāo)異議是指經(jīng)過商標(biāo)局初步審查通過的商標(biāo)，在獲得注冊(cè)商標(biāo)證書之前，商標(biāo)局先行進(jìn)行公告，在公告期內(nèi)任何人都可以以合理的理由提出異議。如果在提出異議的過程中，提出該商標(biāo)可能構(gòu)成對(duì)自己商標(biāo)的侵犯，同時(shí)申請(qǐng)認(rèn)定自己是馳名商標(biāo)。

　　2、在商標(biāo)爭(zhēng)議中認(rèn)定

　　商標(biāo)爭(zhēng)議是指已經(jīng)獲得注冊(cè)的商標(biāo)，因?yàn)橛行┓梢?guī)定的原因，別人認(rèn)為侵犯了自己的商標(biāo)，而向商標(biāo)局提出撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。在提出撤銷的過程中，同時(shí)可以提出申請(qǐng)認(rèn)定自己的商標(biāo)為馳名商標(biāo)。

　　3、在商標(biāo)管理中認(rèn)定

　　哪個(gè)商標(biāo)如果被假冒，那么反映該商標(biāo)是暢銷的。正是基于這點(diǎn)，地方工商局在打假過程中，發(fā)現(xiàn)假冒這個(gè)商標(biāo)比較多，就可以根據(jù)當(dāng)事人的申請(qǐng)，認(rèn)定該商標(biāo)為馳名商標(biāo)。

　　第四條途徑 法院認(rèn)定

　　根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十二條 “人民法院在審理商標(biāo)糾紛案件中，根據(jù)當(dāng)事人的請(qǐng)求和案件的具體情況，可以對(duì)涉及的注冊(cè)商標(biāo)是否馳名依法作出認(rèn)定。”

　　申請(qǐng)方式/途徑評(píng)析

　　1、在商標(biāo)異議中申請(qǐng)

　　申請(qǐng)機(jī)關(guān) 國(guó)家商標(biāo)局

　　前提條件 必須是有和要申請(qǐng)“馳名商標(biāo)”的商標(biāo)相同或相近的商標(biāo)在公告期中。

　　難點(diǎn)所在 在公告期內(nèi)商標(biāo)可以作為異議對(duì)象，又符合申請(qǐng)“馳名商標(biāo)”異議的（即目標(biāo)商標(biāo)），這種概率非常之小。如果特意申請(qǐng)，但是有兩個(gè)關(guān)卡 1、這個(gè)難度比較大，直接被駁回可能性很大，而無法進(jìn)入公告期。2、即使能進(jìn)入公告期，從申請(qǐng)到公告，這個(gè)過程將有一年多的漫長(zhǎng)期間等待。

　　優(yōu)點(diǎn) 比較直接，中間環(huán)節(jié)少，可以直接向商標(biāo)局申請(qǐng)，能夠以較快的速度獲得批準(zhǔn)，前期費(fèi)用比較低。

　　缺點(diǎn) 很難找到目標(biāo)商標(biāo)，即使找到如果進(jìn)入異議階段，對(duì)方要力爭(zhēng)，異議時(shí)間將變得無法預(yù)測(cè)。重新申請(qǐng)符合條件的目標(biāo)商標(biāo)，可以操作性不強(qiáng)，時(shí)間比較長(zhǎng)，有很多未知因素?zé)o法把握。

　　在2005年6月23日公布的馳名商標(biāo)中，通過商標(biāo)異議批了5件“馳名商標(biāo)”。

　　2、在商標(biāo)爭(zhēng)議中申請(qǐng)

　　申請(qǐng)機(jī)關(guān) 國(guó)家商標(biāo)局

　　前提條件 必須是有和要申請(qǐng)馳名商標(biāo)的商標(biāo)相同或相近的注冊(cè)商標(biāo)，并且在五年的爭(zhēng)議期內(nèi)。

　　難點(diǎn)所在 同上，目標(biāo)商標(biāo)更加難找，如果重新申請(qǐng)的時(shí)間比第一種途徑更長(zhǎng)，至少要兩年多的時(shí)間，才有可能提交“馳名商標(biāo)”申請(qǐng)。

　　優(yōu)點(diǎn) 同第一種途徑。

　　缺點(diǎn) 同第一種途徑。

　　通過這種方式以前最少認(rèn)定了十幾個(gè)，但最近幾期公告中沒有發(fā)現(xiàn)通過這種途徑申請(qǐng)的“馳名商標(biāo)”。

　　3、在商標(biāo)管理中申請(qǐng)

　　申請(qǐng)機(jī)關(guān) 兩級(jí)地方工商局、國(guó)家商標(biāo)局

　　優(yōu)點(diǎn) 相對(duì)以上兩種方案，這個(gè)方案最佳，不需要尋找目標(biāo)商標(biāo)，不專門針對(duì)任何人單位，不會(huì)引起和第三方的爭(zhēng)議；不需要依托任何現(xiàn)有的公告或注冊(cè)商標(biāo)；自己完全可以掌控，自行把握，自行設(shè)計(jì)方案，時(shí)間相對(duì)比較短。

　　缺點(diǎn) 涉及的機(jī)關(guān)比較多，中間環(huán)節(jié)比較多，需要很好的策劃和操作中的協(xié)調(diào)、配合，花費(fèi)的費(fèi)用將比較大。

　　2005年6月23日公布的64個(gè)“馳名商標(biāo)”，有59個(gè)是通過這種方式認(rèn)定的。目前這種方式成為申請(qǐng)的主要途徑。

　　4、法院認(rèn)定

　　法院的判決認(rèn)定馳名商標(biāo)，盡管法院相關(guān)司法解釋出臺(tái)已經(jīng)有了好幾年，但是法院認(rèn)定的馳名商標(biāo)并不是很多。

　　申請(qǐng)機(jī)關(guān) 法院

　　問題所在 法院認(rèn)定馳名商標(biāo)和工商局不是同一個(gè)方式，這是另一種認(rèn)定體系。法院認(rèn)定的馳名商標(biāo)無須另外到國(guó)家工商部門重新認(rèn)定或領(lǐng)取證書。法院認(rèn)定馳名商標(biāo)只有在訴訟案件中才能認(rèn)定。

　　綜上 采取第三條途徑 即通過商標(biāo)管理來申請(qǐng)“馳名商標(biāo)”。

　　李某的家具廠生產(chǎn)的“好和”牌家具質(zhì)量很好，價(jià)格便宜，市場(chǎng)前景很好，李某想給“好和”牌家具進(jìn)行注冊(cè)，可是他不知道到哪兒申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)？怎樣申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)？

　　商標(biāo)注冊(cè)應(yīng)及早辦理，許多公司都想在商品有一定知名度以后，再去注冊(cè)，等到去注冊(cè)時(shí)才發(fā)現(xiàn)，要么別人已經(jīng)注冊(cè)，要么與別的商標(biāo)相同或近似而無法獲得注冊(cè)，所以最好在想好商標(biāo)名字后，立即去注冊(cè)。

　　《商標(biāo)法》第2條規(guī)定 “國(guó)務(wù)院工商行政管理部門商標(biāo)局主管全國(guó)商標(biāo)注冊(cè)和管理的工作。國(guó)務(wù)院工商行政管理部門設(shè)立商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)，負(fù)責(zé)處理商標(biāo)爭(zhēng)議事宜。”本條對(duì)注冊(cè)商標(biāo)管理作了規(guī)定，國(guó)務(wù)院工商行政管理部門為國(guó)家主管商標(biāo)的部門。商標(biāo)局和商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作為主管部門的附屬機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)不同的具體事務(wù)。

　　國(guó)家院工商行政管理部門商標(biāo)局主管全國(guó)商標(biāo)注冊(cè)、管理工作，《商標(biāo)法》第4條規(guī)定 “自然人、法人或者其他組織對(duì)其生產(chǎn)、制造、加工、揀選或者經(jīng)銷的商品，需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請(qǐng)商品商標(biāo)注冊(cè)。自然人、法人或者其他組織對(duì)其提供的服務(wù)項(xiàng)目，需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請(qǐng)服務(wù)商標(biāo)注冊(cè)。本法有關(guān)商品商標(biāo)的規(guī)定，適用于服務(wù)商標(biāo)。”

　　國(guó)務(wù)院工商行政管理部門所設(shè)立的商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)處理商標(biāo)爭(zhēng)議事宜。《商標(biāo)法實(shí)施條例》第28條規(guī)定 “商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)受理依據(jù)商標(biāo)法第32條、第33條、第41條、第49條的規(guī)定提出的商標(biāo)評(píng)審申請(qǐng)。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)根據(jù)事實(shí)，依法進(jìn)行評(píng)審。”